di Francesco Giacomo Caldana
Il primo passaggio da seguire da parte del richiedente al fine del deposito di un marchio consiste nella domanda, la legittimazione attiva spetta a qualunque soggetto:
– Persona fisica;
– Persona giuridica, associazioni, enti;
– Minorenni;
– Stranieri, purché abbiano domicilio nei paesi UE.
Possono ottenere la registrazione di un marchio non solo imprenditori, ma anche chi, anche senza la qualifica di imprenditore, intenda acquisire una esclusiva sul segno per poi consentirne l’uso ad altri o, addirittura, cederlo a terzi.
La domanda può essere presentata direttamente dal titolare; il titolare può decidere di farsi rappresentare. Gli unici soggetti abilitati alla rappresentanza presso l’UIBM sono:
– Consulenti in Proprietà Industriale iscritti all’ordine;
– Avvocati iscritti all’ordine.
Tutte le altre categorie professionali non sono abilitate a rappresentare presso l’UIBM, pertanto non possono firmare al posto del titolare.
Si richiede la forma scritta ai fini della rappresentanza mediante:
Lettera d’incarico, soggetta a un’imposta da bollo di 16 euro. L’incarico è soggetto a
una tassazione di 34 euro;
Procura generale.
Nel caso in cui l’incarico sia stato conferito al mandatario o rappresentante tramite una lettera d’incarico multipla o generale, ogni domanda successiva deve contenere e alle- gare il numero di deposito della lettera d’incarico e una copia semplice della stessa.
Vi sono diverse tipologie di marchi:
• Marchio individuale;
• Marchio collettivo1, registrato da associazioni di produttori di beni o servizi che non usano direttamente il marchio ma garantiscono l’origine, la natura o la qualità di de- terminati prodotti o servizi provenienti da imprenditori diversi che, facendo parte del- l’associazione e sulla base di uno specifico disciplinare, sono autorizzati dal titolare a usare il marchio collettivo;
• Marchio di certificazione2, registrato da persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. I richiedenti non possono svolgere un’attività che comporti la fornitura dei prodotti o servizi del tipo certificato, ma possono unicamente autorizzare terzi, in possesso di determinati requisiti, ad usare il marchio nella loro attività. Il regolamento d’uso del marchio di certificazione deve essere allegato alla domanda di registrazione.
L’interessato può chiedere la registrazione:
– Effettuando un deposito postale;
– Recandosi direttamente in Camera di Commercio;
– Se in possesso di una firma digitale, l’interessato può altresì procedere al deposito telematico.
Possono rappresentare oggetto di registrazione tutti i segni che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese e che possano essere rap- presentati nel registro in modo da consentire la determinazione chiara e precisa del- l’oggetto della protezione conferita al titolare3.
Risulta vietato registrare come marchio:
• Ritratti di persone, i nomi diversi da quelli del richiedente, e i segni notori, se non è prestato il consenso4;
• Segni costituisti unicamente dalla forma o da una caratteristica imposta dalla natura del prodotto, oppure che è necessarie per ottenere un risultato tecnico, o ancora che dia valore sostanziale al prodotto5;
• Segni che non sono nuovi, ossia qualora siano già presenti sul mercato segni identici o simili per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali si chiede la registrazione6.
• Stemmi e altri simboli che rivestono interesse pubblico, oltre a segni lesivi dell’immagine o sella reputazione dell’Italia7;
• Indicazioni geografiche8.
Ai sensi dell’art 13, si specifica come il segno debba possedere capacità distintiva, dunque non consistere in un termine di uso comune.
La procedura di registrazione del marchio consta di due modalità preferibili:
– Via cartacea direttamente presso una Camera di Commercio;
– Via internet tramite www.servizionline.uibm.gov.it, se in possesso di firma digitale.
Vi è la possibilità di perseguire la registrazione mediante raccomandata con avviso di ritorno all’UIBM. Tuttavia, tale metodo allunga le tempistiche ed è sconsigliato.
Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio ed essere redatta, come tutta la documentazione ad essa relativa allegata, in lingua italiana.
La documentazione necessaria è la seguente:
– La domanda di registrazione per marchio di impresa, compilata e firmata in originale
provvista di marca da bollo e due copie: reperibile dal sito IUBM nella sezione dedi- cata alla modulistica, con forma differenti a seconda di chi sia il soggetto (richiedente, rappresentante e mandatario). La domanda contiene differenti sezioni:
1. Dati identificativi della domanda
In questa sezione vengono richiesti i dati riguardanti il marchio stesso, ossia la tipologia di deposito, il tipo e la natura del marchio, la denominazione e descrizione, oltre che i colori rivendicati ed eventuali note.
2. Classificazione
La domanda deve contenere l’indicazione delle classi merceologiche per le quali si chiede la registrazione, indicando sia il numero della classe, secondo la Classificazione di Nizza, e l’elenco dei prodotti o servizi, identificati con chiarezza e precisione utilizzando la terminologia ufficiale, all’interno della classe così individuata. È necessario in- dicare almeno una classe.
3. Priorità. Questa sezione deve essere compilata solo nel caso in cui si intendesse rivendicare la data di deposito di una precedente domanda estera o di una esposizione. 4. Richiedente
Al fine della ricevibilità della domanda di registrazione del marchio, è necessario inserire correttamente tutti i dati richiesti relativi al richiedente.
5. Domicilio Elettivo/Rappresentante/Mandatario (a seconda del modulo)
In questa sezione occorre individuare il domicilio elettivo del richiedente stesso. Questa informazione è importante ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative9. Nei moduli da presentare nel caso di domanda depositata da un rappresentante o un mandatario, sono richiesti anche i dati di questi soggetti.
6. Documentazione allegata o con riserva di presentazione
Oltre alla rappresentazione del marchio da allegare in foglio A4 separato, è possibile allegare alla domanda ulteriore documentazione.
In questa sezione è inoltre possibile richiedere copia autentica della domanda deposita- ta. In quest’ultimo caso, si renderà necessario compilare un ulteriore modulo, in marca da bollo, accompagnata da ulteriori marche da bollo, quante sono necessarie a seconda del numero di pagine della documentazione da autenticare, oltre alla ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, copiatura e spedizione.
7. Verbale di presentazione
In calce al modulo, compilato all’atto del deposito dall’impiegato addetto. L’esemplare del marchio, in foglio A4, in aggiunta alla riproduzione del marchio già applicata sulla domanda di registrazione;
• La ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito. Inoltre, occorre eventualmente allegare:
• La lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale nel caso in cui la domanda di registrazione sia presentata tramite un mandatario abilitato o un avvocato, con marca da bollo;
• Il documento di priorità, nel caso in cui la domanda rivendichi la priorità della data di deposito di una o più domande di marchio depositate entro i sei mesi precedenti, secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale;
• L’atto di delega, se necessario.
Al seguito della presentazione della domanda, l’UIBM procederà all’esame della do- manda per verificarne la registrabili secondo le norme.
Prima che l’UIBM emetta il certificato di registrazione del marchio, il richiedente che non abbia più interesse alla registrazione del marchio può presentare una richiesta di ritiro della domanda depositando una apposita istanza in bollo.
Allo stesso modo della domanda di registrazione, la richiesta può essere trasmessa all’UIBM online, tramite il portale dei servizi, oppure può essere presentata direttamente alla Camera di Commercio o inviata all’UIBM.
Ai sensi degli artt 176 ss CPI, entro 3 mesi dalla registrazione i controinteressati possono proporre opposizione alla registrazione.
Per quanto riguarda i costi, è possibile effettuare una stima, considerando le seguenti spese:
– Imposta di bollo: la domanda di registrazione di marchio, nel caso di deposito on-line, deve essere corredata da una marca da bollo da € 42,00. Invece, nel caso di deposito cartaceo o postale, occorre una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro pagine (inclusi sia i moduli che gli allegati).
– Tasse di concessione governativa: l’importo della tassa di concessione governativa, da pagare direttamente all’Agenzia delle Entrate, dipende dalle classi merceologiche per le quali si chiede la registrazione: € 101,00 tassa di registrazione di marchio individuale comprensiva di una classe, € 34,00 per ogni classe aggiunta. Nel caso di marchio collettivo, la tassa raggiunge un importo di € 337,00 per una classe merceologica.
– Diritti di segreteria: nel caso di depositi cartacei, occorre versare alla Camera di Commercio i diritti di segreteria pari a € 40,00, lo stesso per il deposito postale, oppure € 43,00 più una marca da bollo di € 16,00 se si chiede una copia autentica del verbale di deposito.
Non sono dovuti diritti di segreteria nel caso di deposito on-online.
Inoltre, sono previsti ulteriori diritti di segreteria per la richiesta di copie (autentiche, estratti e copie semplici) e per l’invio di documentazione da parte dell’UIBM.
Costi legati a eventuale lettera di incarico:
– Domanda in carta semplice con marca da bollo da € 16,00
– Tassa di concessione governativa per la lettera d’incarico € 34,00.
Pertanto, ipotizzando una domanda di registrazione di marchio individuale italiano per una sola classe, presentata online tramite mandatario abilitato o rappresentante dotato di lettera di incarico, con la richiesta di copia semplice, i costi di registrazione si aggirano attorno ai € 200,00.
Nel momento in cui si rendesse necessario prevedere più classi merceologiche, richiedere la copia autentica, o ipotizzare ulteriori circostanze che incidono sul calcolo delle tasse e dei diritti da versare, i costi per la registrazione del marchio aumenteranno di conseguenza.
Suddetta ipotesi inoltre non comprende i costi per una eventuale consulenza tecnico legale.
É possibile che il richiedente intenda registrare il marchio su tutto il territorio dell’Unione, entro 6 mesi dal deposito della domanda nazionale10, con una procedura molto simile a quella nazionale.
La domanda di registrazione del marchio dell’Unione Europea può essere depositata telematicamente o in via cartacea presso l’EUIPO in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea. Inoltre, dev’essere indicata una seconda lingua fra le cinque lingue dell’EUI- PO, diversa dalla prima, tra: francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco.
Per quanto riguarda i costi, nel caso di deposito telematico, per una domanda di registrazione di marchio comprendente una sola classe merceologica occorre versare € 850,00. L’indicazione di una seconda classe merceologica comporta una maggiorazione di € 50,00 mentre è previsto un aumento di € 150,00 per ogni classe aggiunta oltre la seconda.
Per quanto riguarda, invece, il deposito cartaceo, per una domanda di registrazione di marchio comprendente una sola classe merceologica occorre versare € 1.000,00. L’indicazione di una seconda classe merceologica comporta una maggiorazione di € 50,00 mentre è previsto un aumento di € 150,00 per ogni classe aggiunta oltre la seconda.
NOTE
1 art 11 CPI
Marchio collettivo
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere co- municate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o ser- vizi. In tal caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento mo- tivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privi- legio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Uf- ficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel com- mercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professio- nale.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.
2 art 11 bis CPI
1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l’origine, la natura o la qualità di de- terminati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
2. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all’articolo 157, comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all’articolo 185. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione può consistere in segni o in- dicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei pro- dotti o servizi. In tal caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provve- dimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiu- stificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle am- ministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della cor- rettezza professionale.
5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.
3 art 7 CPI
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i dise- gni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
4 art 8 CPI
Ritratti di persone, nomi e segni notori
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle mede- sime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha di- ritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all’articolo 21, comma 1.
3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.
5 art 9 CPI
Marchi di forma
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al pro- dotto.
6 art 12 CPI, rubricato “novità”.
7 art 10 CPI
1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di regi- strazione come marchio d’impresa, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l’esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l’avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
4. Se l’amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso con- trario alla registrazione del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.
8 artt 29,30 CPI Art 29
1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essen- zialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradi- zione.
Art 30
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della de- nominazione protetta, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o sug- geriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, op- pure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell’attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.
9 art 120 co 3 CPI.
10 Regolamento sul marchio UE 2017/1001.